W kolizji ze wzorem przemysłowym znak towarowy górą

Powyższa konkluzja wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 marca 2019r. (sygn. akt C-693/17P). W sprawie doszło do konfrontacji pomiędzy zarejestrowanym w kategorii opakowań na rzecz polskiego przedsiębiorcy – spółki BMB sp. z o.o. – wspólnotowym wzorem przemysłowym (nr RCD-826 680-0001), który stanowi przezroczyste pudełeczko na drażetki z zaokrąglonymi rogami, a znanym opakowaniem firmy Ferrero drażetek (Tic Tac), będącym znakiem towarowym zarejestrowanym dla słodyczy przedstawiającym przezroczysty kształt opakowania (znak nr 405177).

Szybka rejestracja

Dla przypomnienia, założenie systemowe ochrony wzorów przemysłowych polega na przesunięciu w czasie badania, czy wzór spełnia ustawowe przesłanki. Wnioskodawca uzyskuje rejestrację wzoru bez przechodzenia szczegółowej procedury badawczej i w bardzo krótkim czasie (w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO w Alicante – trwa to obecnie 5–10 dni), a dopiero w sytuacji, w której inny uczestnik rynku złoży wniosek o unieważnienie prawa, właściwy organ bada, czy rejestracja ta jest ważna, tj. czy doszło do spełnienia przesłanek lub występowania przeszkód w rejestracji. Taka też sytuacja miała miejsce w opisywanej sprawie. Spółka BMB uzyskała rejestrację swojego opakowania i dopiero następczo Ferrero zwróciło się z wnioskiem o jego unieważnienie.

Ferrero powołało się, m.in. na przeszkodę z art. 25 ust.1 lit e rozporządzenia 6/2002 w sprawie wspólnotowego wzoru przemysłowego. Zgodnie z nią wzór przemysłowy może zostać unieważniony, jeśli użyto w nim wcześniejszego oznaczenia (znaku towarowego), chronionego na podstawie prawa krajowego lub europejskiego. Innymi słowy unieważnienie wzoru może nastąpić w sytuacji stwierdzenia naruszenia prawa do wcześniejszego znaku towarowego. To zaś bada się z perspektywy właściwego kręgu odbiorców i możliwości wprowadzenia ich w błąd przez wzór zawierający oznaczenie.

Ryzyko wprowadzenia w błąd

Stając przed oceną, czy w istocie doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego Ferrero, Wydział Unieważnieniowy EUIPO udzielił odpowiedzi twierdzącej, którą podtrzymały kolejne instancje odwoławcze wraz z Trybunałem Sprawiedliwości UE. Ich zdaniem naruszenia prawa do znaku towarowego Ferrero nie niweluje bowiem dodanie oznaczeń odróżniających (MIK MAKI – jak w tym przypadku), zaokrąglenie rogów opakowania, czy też fakt, że wzór BMB zgłoszono z drażetkami wewnątrz, podczas gdy przeciwstawiony znak towarowy przedstawiał puste opakowanie. Nadal istnieje bowiem ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, które w efekcie pozwala uprawnionemu ze znaku towarowego unieważnić wskazany wzór. Na ocenę nie wpłynęło również to, że znak towarowy Ferrero jest znakiem dwuwymiarowym, a nie przestrzennym, ani to, że posiada zdolność odróżniającą usytuowaną na poziomie niższym niż przeciętna.

Przytoczony wyrok potwierdza, że zakres ochrony znaku towarowego jest szeroki. Gdyby bowiem hipotetycznie w sprawie doszło do kolizji dwóch wzorów przemysłowych, wynik oceny mógłby być inny. Analizie podlegałby indywidualny charakter wzoru, tj. ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku. Porównanie znaku będącego czystym kształtem opakowania i wzoru będącego opakowaniem podobnym, ale dodatkowo zawierającym wypełnienie – dwukolorowe drażetki i szereg oznaczeń, w tym słowny znak towarowy, mogłoby doprowadzić do wniosku o odmienności ogólnego wrażenia, a więc braku naruszenia.

Taka interpretacja jest uprawniona, szczególnie w kontekście wcześniejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 października 2012 r. zapadłego w połączonych sprawach C 101/11 P i C 102/11 P. W orzeczeniu tym, w którym występowało wysokie podobieństwo pomiędzy porównywanymi elementami (siedzącymi ludzikami), uznano, że o odmienności ogólnego wrażenia decyduje inna mina postaci. W sprawie tej wzorowi przemysłowemu przeciwstawiono znak towarowy, ale nie powołano się na przeszkodę rejestracji z art. 25 ust. 1 lit. e rozporządzenia (jak w omawianym orzeczeniu), lecz wcześniejszy znak towarowy potraktowano jako wzór podważający indywidulany charakter wzoru. Stąd mimo kolizji praw, sprawa rozpatrywana była w oderwaniu od potencjalnego naruszenia prawa do znaku towarowego.

Prawo iluzoryczne w realizacji

Na tle powyższej sprawy rodzi się jeszcze jedna refleksja, związana ze strategią, a bardziej zasadnością poszukiwania ochrony wzoru przemysłowego w pewnych okolicznościach. Jak wskazano, spółka BMB uzyskała prawo do wzoru przemysłowego nie na czyste i przezroczyste opakowanie, ale na gotowy produkt, a więc opakowanie wraz z licznymi elementami odróżniającymi (w tym znakami towarowymi) oraz co najważniejsze z wypełnieniem – dwukolorowymi drażetkami. Uzyskanie prawa na tak przedstawiony wzór może rodzić konsekwencje dwojakiego rodzaju.

Z jednej strony przedsiębiorca uzyskuje prawo, które jak wskazano, może obronić się w kolizji z innym prawem przedstawiającym czysty wzór. Z drugiej jednak strony jest to prawo o bardzo wąskim zakresie, które może być iluzoryczne w realizacji. Każde dodane oznaczenie, charakterystyczny element – czy też wypełnienie treścią, co jest przecież zmienne – ogranicza zakres uzyskanej ochrony. Wystarczy więc zmienić lub nawet usunąć te elementy, aby twierdzić (nierzadko skutecznie), że ogólne wrażenie późniejszego wzoru jest inne – a więc nie ma naruszenia prawa. W praktyce często zdarza się uzyskiwanie praw do wzorów przemysłowych zawierających te dodatkowe elementy. W świetle powyższego warto, by jednak przedsiębiorcy się zastanowili, czy jest sens angażować środki w uzyskiwanie tego rodzaju praw?