Dystrybutorzy zaczynają rejestrować prawo do nazwy i wyglądu sprowadzanych przez siebie artykułów z Państwa Środka. A potem blokują możliwość ich sprzedawania przez konkurencję. To proceder, przed którym bardzo trudno jest się obronić.
Import towarów z Chin jest coraz popularniejszy wśród małych i średnich przedsiębiorców. Według danych GUS Polska sprowadziła w ub.r. z Państwa Środka produkty o wartości ok. 111,6 mld zł. Nic więc dziwnego, że na rynku dystrybutorów pojawia się chęć konkurowania już nie tylko ceną towarów. Coraz częściej pojawia się proceder blokowania chińskich marek przy wykorzystaniu urzędu patentowego. Na czym on polega? Wyobraźmy sobie, że sprzedawca sprowadza monitory o nazwie Flips. Sprzedają się coraz lepiej, dlatego pojawiają się kolejni importerzy, chcący uciąć dla siebie kawałek tego lukratywnego tortu. Jednak w pewnym momencie jeden z nich dokonuje rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP bądź w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Po uzyskaniu świadectwa ochronnego firma masowo wysyła pisma ostrzegawcze do konkurentów. Żąda od nich zaprzestania sprzedaży towarów z wykorzystaniem zastrzeżonego na ich rzecz znaku towarowego oraz wypłaty odszkodowania. Nowi właściciele znaku występują również do portali typu eBay, Amazon czy polskiego Allegro, aby zablokowali oferty sprzedaży produktów posiadających ich znaki towarowe.
Jak informuje nas Mikołaj Lech, rzecznik patentowy i autor bloga ZnakiTowarowe-blog.pl, który jako pierwszy zwrócił uwagę na proceder, osobiście spotkał się już z kilkunastoma takimi przypadkami, a wciąż pojawiają się kolejne. W ten sposób „sprytne” firmy postanawiają wykorzystać fakt, że ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych ma określony zasięg terytorialny. Chińscy producenci zapominają o tym i nie od razu po wejściu na dany rynek zabezpieczają swoje interesy na terenie Unii Europejskiej albo całkiem rezygnują z tego przywileju. Dlatego też jest możliwe, aby np. rodzima firma zastrzegła znak towarowy sprowadzanego przez siebie produktu lub jego wzór przemysłowy (design) na terenie Polski poprzez rejestrację ich w Urzędzie Patentowym RP bądź na terenie Unii w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W ten sposób może skutecznie zablokować konkurencyjnych dystrybutorów. Ci zaś zostają na lodzie z zakupionym towarem. – To kłopot, który możemy zaobserwować przede wszystkim wśród mniejszych importerów. Ci więksi zawsze mają bowiem najczęściej prawidłowo unormowaną sytuację z zakresu znaków towarowych, zawierając umowy dystrybucyjne z producentami regulujące te kwestie – ocenia radca prawny Marek Trojnarski, counsel w kancelarii Dentons.
Kto pierwszy, ten lepszy
Nasi rozmówcy mówią wprost: jeżeli znak towarowy czy wzór przemysłowy nie jest chroniony w Unii Europejskiej, to w dążeniu do jego zastrzeżenia obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Prawnicy przyznają, że szanse na zastrzeżenie znaku i wzoru produktu wytworzonego przez chińskiego producenta są wysokie. Ekspert urzędu patentowego rozpatrujący wniosek bowiem nie sprawdza, czy zgłaszający ma prawo do takiej marki ani kto jest producentem produktu. Znaki są tym samym rejestrowane w procedurze sprzeciwowej. Oznacza to, że ochronę może uzyskać każdy znak, o ile nikt nie złoży racjonalnego sprzeciwu co do tej rejestracji. Cały proceder można zaś przeprowadzić bardzo szybko. W przypadku znaku towarowego istnieje trzymiesięczny okres na składanie sprzeciwów wobec zgłoszeń rejestracji. W przypadku wzorów przemysłowych w ogóle nie wymaga się takiego okresu. Cała procedura jest więc szybsza, a badanie zgłoszenia ma jedynie charakter formalny (sprawdza się wniesioną opłatę, odpowiednie wypełnienie formularza i np. dołączenie rysunków). Efekt może być taki, że sprytny przedsiębiorca w zaledwie kilka miesięcy może uzyskać monopol na sprzedaż wyrobów określonej marki albo na produkt o innej nazwie, ale identycznym wyglądzie.
Blokada lotem błyskawicy
W tej sytuacji zablokowanie sprzedaży nie jest trudne. – Gdy jeden z przedsiębiorców skutecznie zarejestruje znak towarowy, to uzyskuje wyłączne prawo do używania danej nazwy i może skutecznie blokować sprzedaż towarów oznaczanych tym znakiem przez konkurentów. Także na serwisach sprzedażowych typu Allegro – przyznaje Marek Rumak, radca prawny w kancelarii Affre i Wspólnicy.
Co więcej – serwisy zwykle nie prowadzą dochodzenia. Jak wyjaśnia bowiem mec. Marek Trojnarski, serwisy aukcyjne najczęściej chcą umywać ręce od odpowiedzialności polegającej na zezwoleniu na sprzedaż potencjalnie naruszającą zastrzeżone znaki towarowe. Stosują więc zasadę „notice and takedown”. Gdy serwis otrzymuje uzasadnione i w szczególności poparte dowodami zgłoszenie, że aukcja może naruszać prawo na znak towarowy (np. dostając od firmy potwierdzenie jego rejestracji), to zazwyczaj od razu informuje o zamiarze zdjęcia aukcji wystawiającego, po czym po prostu to czyni. Przy czym, jak zauważa mecenas Trojnarski, wystawiający ma prawo odpowiedzieć na informację o zamiarze zdjęcia aukcji. Może wyjaśnić, że zgłoszenie importera – właściciela znaku – nie jest uzasadnione. Serwis aukcyjny w takiej sytuacji będzie musiał ocenić sprawę. Niestety w praktyce będzie jednak bardziej skłonny wyłączyć swoją odpowiedzialność za naruszenie praw do znaków towarowych, a więc zdjąć aukcję. Dlatego poszkodowani sprzedawcy powinni już wcześniej próbować wzmocnić swoją pozycję w rozmowach z serwisem: gdy tylko się dowiedzą, że ich konkurencja zarejestrowała znak towarowy chińskiego producenta, powinni o tym od razu poinformować serwis aukcyjny i wskazać bezzasadność takiej rejestracji znaku. – Wtedy serwis zawczasu oceni, na ile zgłoszenie importera – właściciela znaku – jest uzasadnione. Poza tym, gdy przyjdzie powiadomienie od serwisu o konieczności usunięcia aukcji, wówczas przedsiębiorca będzie mógł dodatkowo odwołać się do wcześniejszej korespondencji. Ponadto przedsiębiorca może rozważyć pozwanie serwisu aukcyjnego. Każdy taki przypadek wymaga indywidualnej analizy. Generalnie jednak nieuzasadnione zablokowanie aukcji to naruszenie umowy. A to może prowadzić szkody – uważa mec. Marek Trojnarski.
Siła producenta
Co mogą zrobić konkurenci, którzy zostaną zblokowani? Najskuteczniejszą metodą walki z opisywanym procederem może być sprzeciw wobec rejestracji złożony przez chińskiego producenta – uważa mec. Marek Trojnarski. Z kolei adwokat Tomasz Mielke dodaje, że producent mógłby również złożyć skuteczny wniosek o unieważnienie już po zastrzeżeniu marki. Jako podstawę w obu przypadkach można np. wskazać fakt zgłoszenia rejestracji znaku towarowego. Jeżeli zaś chodzi o wzory przemysłowe, to według mec. Marka Rumaka można je unieważnić poprzez wykazanie braku nowości lub indywidualnego charakteru. W praktyce należałoby więc udowodnić, że ten sam wzór lub wzór wywołujący takie same wrażenie był oferowany jeszcze przed zgłoszeniem go do ochrony na terenie UE.
Mecenas Marek Trojnarski mówi, że choć interwencja producenta z Chin byłaby najkorzystniejsza, to trudno stwierdzić, czy w jakikolwiek sposób zainteresowałby się on problemem europejskich dystrybutorów. Póki bowiem jego obroty będą spadać, raczej nie będzie miał on potrzeby zareagowania. – Mimo wszystko poszkodowani importerzy powinni w pierwszej kolejności spróbować zainteresować sprawą właśnie chińskiego producenta, bo on może najwięcej zdziałać w takiej sytuacji – przekonuje mec. Marek Trojnarski. Taka sztuka udała się Mikołajowi Lechowi. Jego upór sprawił, że zaalarmowany przez jednego z zablokowanych dystrybutorów chiński producent w ostatnim momencie złożył sprzeciw wobec rejestracji swojego znaku towarowego na terenie UE, czym zablokował możliwość monopolizacji europejskiego rynku przez nieetycznego importera.
Kontratak
Po zarejestrowaniu znaku i wzoru przemysłowego nie tylko producent może zainterweniować. Mecenas Trojnarski przypomina, że kilka lat temu weszła w życie nowelizacja prawa własności przemysłowej, która umożliwiła występowanie o unieważnienie znaku towarowego w oparciu o przesłankę złej wiary nie tylko właścicielowi znaku posiadającego ochronę na odrębnym rynku. Obecnie taki wniosek o unieważnienie może złożyć np. również importer poszkodowany przez niezbyt etycznie działającego konkurenta. Podstawą takiego wniosku może być również zarzut dokonania zgłoszenia w złej wierze.
– Rzecz w tym, że sądy interpretują zgłoszenie w złej wierze raczej jako sytuacje, gdy np. były pracownik danej firmy chce zastrzec znak odwołujący się do produktu sprzedawanego przez swojego dawnego pracodawcę albo gdy ktoś rejestruje znak towarowy wyłącznie z zamiarem jego odsprzedaży po zawyżonej cenie – wskazuje mec. Marek Rumak. Trudno więc ocenić, czy sąd uznałby za złą wiarę zarejestrowanie znaku towarowego produktu wyprodukowanego w Chinach. Eksperci przyznają, że orzecznictwo w tej sprawie mogłoby być bardzo interesujące.
W przypadku wzorów przemysłowych trzeba byłoby wykazać, że wzór nie ma indywidualnego charakteru, np. był oferowany jeszcze przed zgłoszeniem go ochrony na terenie UE. Zdaniem prawników to właśnie w tym zakresie pokrzywdzeni importerzy mieliby największe szanse na unieważnienie znaku. Jest jednak jeden poważny kłopot. Nasi rozmówcy przyznają bowiem, że choć unieważnienie znaku i wzoru jest możliwe, to postępowanie w tej sprawie może się ciągnąć latami.
Dlatego też mec. Marek Trojnarski podsuwa jeszcze inne rozwiązanie. Mianowicie sugeruje, że nieetyczne działanie konkurenta chcącego monopolizować cudzy znak towarowy można oceniać w kontekście czynu nieuczciwej konkurencji. Z tą argumentacją można wystąpić do sądu z roszczeniem cywilnym i wystąpić o zabezpieczenie tych roszczeń, wymagając od sądu, aby nakazał zaprzestania określonych czynności stronie na czas procesu (to rozwiązanie sugeruje UP RP w przysłanym nam stanowisku). Wśród tych czynności może być m.in. zakaz występowania do serwisów aukcyjnych z żądaniem usunięcia aukcji sprzedawanych przez konkurencję przedmiotów. Niestety, taka sprawa również może się toczyć latami, ale w międzyczasie nieetyczny konkurent nie miałby jednak możliwości zablokowania sprzedaży w serwisach aukcyjnych.
Lepiej dmuchać na zimne
Prawnicy przypominają więc zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Importer przed sprowadzeniem towaru z Chin powinien zatem sprawdzić sytuację prawną znaku towarowego i wzoru przemysłowego tych produktów, a także na bieżąco monitorować w urzędach patentowych, czy ktoś nie chce ich zastrzec. Można wówczas zainterweniować – albo zgłaszając sprzeciw, bądź, o czym już wspominaliśmy, zwracając uwagę na problem chińskiemu dystrybutorowi. Może również próbować sugerować chińskiemu producentowi, aby ten zadbał o ochronę swojej marki, bądź spróbować podpisać z nim umowę dystrybucyjną. Bo – jak tłumaczy mecenas Tomasz Mielke – gdyby doszło do przyblokowania możliwości sprzedaży towarów przez konkurencję, łatwiej będzie zmusić chińskiego producenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec zastrzeżenia marki bądź unieważnienia tego zastrzeżenia. W przypadku posiadania umowy dystrybucyjnej, producent może również podjąć inne kroki, np. zmienić nazwę sprzedawanego przez siebie produktu lub jego wyglądu. Jak przyznają nam eksperci, azjatyckie firmy są dość elastyczne, jeżeli chodzi o takie kwestie i niewykluczone, że postąpiłyby właśnie w taki sposób, jednocześnie odcinając dostawy dla importera, który postanowił zmonopolizować sobie rynek europejski korzystając z wytworów cudzej pracy.
Stanowisko Urzędu Patentowego RP z 10 maja 2019 r.
(...) Gdy konflikt interesów istnieje między równoległymi importerami, w pierwszej kolejności zastosowanie ma ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku stwierdzenia przez właściwy sąd faktu nieuczciwej konkurencji, także dotyczącego używania oznaczeń, prawomocny wyrok sądu jest także istotną przesłanką przy ocenie, czy zgłoszenie znaku towarowego zostało dokonane w dobrej wierze. Sąd może także zakazać używania znaku towarowego.
W odniesieniu do rejestracji wzoru przemysłowego sprawa jest o tyle prostsza (niż w przypadku znaku towarowego – red.), iż zgodnie z przepisami prawa wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu bądź jego części. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie.
Tym samym rejestracja wzoru przemysłowego, który już był obecny w obrocie gospodarczym, jest obarczona wadą braku nowości wzoru. W postępowaniu w sprawie rejestracji wzoru przemysłowego nie przewidziano możliwości złożenia sprzeciwu przed rejestracją wzoru przemysłowego, ale można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie wzoru przemysłowego. Warunkiem jest tu posiadanie interesu prawnego do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie, jednakże uznaje się, iż posiada go blokowany na rynku konkurent (...).
PYTANIA DO EKSPERTA
Mikołaj Lech, rzecznik patentowy, autor bloga ZnakiTowarowe-blog.pl
Z jakimi przypadkami zarejestrowania chińskich znaków się pan zetknął? Jakiego rodzaju produktów dotyczyły sprawy?
Ogólnie mówiąc, najchętniej rejestrowane są marki towarów, które świetnie sprzedają się na Allegro. Osobiście zetknąłem się z takimi przypadkami rejestracji znaków towarowych, które służyły do oznaczania sprzętu RTV i AGD, elektroniki, akcesoriów do wystroju wnętrz oraz części samochodowych.
Czy sprzedawcy mogą chronić się w jakiś sposób przed zastrzeżeniem marki chińskiego producenta przez nieetyczną konkurencję? Czy jedynym sposobem jest wówczas wystąpienie do producenta, aby on wystąpił ze sprzeciwem? A może sam sprzedawca może wykazywać, że rejestrowany jest znak zagranicznego producenta, albo że jest to rejestracja w złej wierze?
Gdyby konkurent w ten sposób próbował przejąć markę należącą do sprzedawcy, to naturalnie mógłby on wnosić o unieważnienie takiego znaku towarowego. W odpowiednich okolicznościach zarzut dokonania zgłoszenia w złej wierze byłby uzasadniony. Problem polega na tym, że zazwyczaj sprzedawca nie ma żadnych praw do marki sprzedawanego towaru. Z tego właśnie powodu to nie on, a producent powinien wystąpić z takim wnioskiem o unieważnienie. Jakby się jednak ten spór nie zakończył, uprawniony do znaku do prawomocnego wyroku może egzekwować swoje prawa, czyli np. blokować konkurentów na portalach aukcyjnych.
Co mogą zrobić sprzedawcy, gdy znak został już zarejestrowany? Próbować go unieważnić? To pewnie może trwać nawet latami?
W takim przypadku rekomendowałbym porozumieć się z chińskim właścicielem praw do marki. Producent, komunikując się z podmiotem, który zarejestrował znak towarowy, może próbować sprawę załatwić ugodowo. Przykładowo, osobiście reprezentowałem pewnego producenta w takich rozmowach. Ich efektem było przeniesienie na niego prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Uniknęliśmy dzięki temu wieloletnich sporów.
Czy jeśli konkurencja zastrzeże sam znak towarowy, a nie wygląd produktu, to czy sprzedawca może np. przepakowywać produkt i brandować go własnym znakiem?
Sprawa nie jest taka prosta. Usunięcie znaku towarowego producenta i naniesienie własnego może naruszać prawo.
