Szacuje się, że kanapka jest sprzedawana w ponad 100 krajach na całym świecie. Co więcej stworzono nawet specjalny indeks Big Mac mierzący siłę nabywczą w poszczególnych krajach. Pomimo tego, wskutek decyzji Wydziału Unieważnień Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (z angl. European Intellectual Property Office, Cancellation Division; dalej: EUIPO) Mcdonald’s może wkrótce stracić prawo ochronne w odniesieniu jednego ze znaków towarowych Big Mac na terenie UE.

W dniu 11 stycznia 2019 roku EUIPO wydał decyzję uwzględniającą w całości wniosek w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego "Big Mac" ze względu na brak jego rzeczywistego używania. Słowny znak towarowy Big Mac został zgłoszony przez McDonald's International Property Company Ltd w dniu 1 kwietnia 1996. Znak zgłoszono w odniesieniu do towarów i usług w następujących klasach Klasyfikacji Nicejskiej:

• 29 (żywność przygotowywana z mięsa, wieprzowiny, ryb i produktów drobiowych, kanapek mięsnych, kanapek rybnych, kanapek wieprzowych, kanapek z kurczakiem, konserwowanych i gotowanych owoców i warzyw, jaj, serów, mleka, przetworów mlecznych, marynat, deserów),

• 30 (kanapki oraz inne produkty służące do spożywania m.in. ciastka, czekolada, kawa),

• 42 (usługi świadczone lub związane z restauracjami i restauracjami franczyzowymi).

Wspomniane rzeczywiste używanie, jak wskazuje EUIPO, istnieje tam, gdzie znak jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją, która gwarantuje tożsamość pochodzenia towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany. Rzeczywiste używanie wymaga faktycznego korzystania z zarejestrowanych towarów i usług na rynku i nie obejmuje usług używanych w sposób symboliczny, którego jedynym celem jest utrzymanie prawa ochronnego do znaku towarowego. W związku z powyższym wymóg rzeczywistego używania oznacza, że znak towarowy powinien być używany w sposób publiczny i zewnętrzny.

Ponadto celem wymogu rzeczywistego używania danego znaku nie jest ani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii gospodarczej danej firmy, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do gospodarczego wykorzystania tych znaków na dużą skalę.

Przypomnijmy, iż znak Big Mac de facto jest używany jedynie w stosunku do oznaczania jednej kanapki oferowanej przez McDonald’s. W związku z powyższym, rzeczywiste używanie znaku jest dużo węższe niż zakres oznaczonych towarów i usług, albowiem ogranicza się właściwie tylko do dwóch towarów oznaczonych w klasie 29 i 30 Klasyfikacji Nicejskiej.
Zgodnie z przepisami unijnymi (Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz.U.UE L z dnia 16 czerwca 2017 r.) wygaśniecie prawa właściciela do zarejestrowanego znaku może być stwierdzone w przypadku, gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany i jeśli nie istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

Wniosek w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia znaku Big Mac wniosła irlandzka firma Supermac, która wskazywała, iż znak towarowy nie był wykorzystywany przez McDonald’s w sposób rzeczywisty w odniesieniu do zarejestrowanych towarów. Co ciekawe strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia znaku, to także spółka prawa irlandzkiego prowadząca działalność w branży fast-food, a dodatkowo mająca za sobą spór z McDonald's. Renomowany konkurent wnioskującego podejmował wcześniej działania zapobiegające rozszerzaniu się nazwy Supermac's w UE z powodu podobieństwa nazw: "Supermac" i "Big Mac". W 2016 r. Sąd UE orzekł, że McDonald's może zapobiec rejestracji znaków towarowych zawierających przedrostek "Mac" lub "Mc" dla towarów obejmujących żywność i napoje ze względu na swoją renomę. Jak wskazuje dyrektor zarządzający Supermac’s wniosek w opisywanej sprawie miał na celu rzucenie nowego światła na sprawę monopolizowania znaków towarowych przez światowe i rozpoznawalne marki. Dlatego też irlandzka zdecydowała się na złożenie wniosku w zakresie wygaśnięcia rejestracji opierając się na podstawie braku rzeczywistego używania znaku Big Mac przez McDonald’s w odniesieniu do oznaczonych towarów i usług.

W swojej decyzji EUIPO stwierdził, że dowody dostarczone przez McDonald's w celu udowodnienia rzeczywistego używania oznaczenia Big Mac w UE, a więc: strony internetowe; plakaty; opakowania, trzy oświadczenia złożone przez przedstawicieli firmy w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii; a także przedłożenie historii nazwy i produktu Big Mac w postaci wydruku z portalu Wikipedia są niewystarczające. EUIPO wskazało, iż samo wykorzystywanie chronionego oznaczenia na stronie internetowej nie oznacza rzeczywistego używania tego znaku. Ściślej rzecz biorąc kanapki pod nazwą Big Mac figurowały w dostarczonych wydrukach stron internetowych właściciela znaku, jednakże nie można było w sposób jednoznaczny ustalić następujących danych: liczby odwiedzających stronę; możliwości oraz sposobu złożenia pojedynczego zamówienia produktu, realizację usługi czy też liczby sprzedanych produktów sygnowanych chronionym znakiem. W odniesieniu do broszur i opakowań EUIPO podniosło, iż nie było żadnych dowodów na to, w jaki sposób broszury zostały rozpowszechnione, natomiast w stosunku do opakowań, McDonald’s nie przedstawił niezależnych dowodów wskazujących na to, iż zostały one faktycznie używane i przeznaczone do sprzedaży. Z kolei dowód w postaci wydruku z Wikipedii został uznany przez EUIPO za mało wiarygodny ze względu na samą charakterystykę tego portalu, tj. możliwość zmiany danego wpisu przez każdego użytkownika portalu. Generalnie rzecz biorąc, EUIPO zwróciło uwagę, iż Mcdonald’s swój materiał dowodowy oparł wyłącznie na dowodach pochodzących od niego samego, natomiast ewidentnie brakowało niezależnych dowodów, stanowiących znacznie większą wartość w tego typu postępowaniach. Zgodnie z powyższym, na podstawie wykazanych dowodów nie da się stwierdzić, iż McDonald's używał swojego znaku na terytorium UE w odniesieniu do oznaczonych towarów i usług. W związku z powyższym właściciel znaku nie udowodnił jego rzeczywistego używania, a więc został podtrzymany w całości wniosek w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia rejestracji znaku.

Należy wskazać, iż postępowanie nie jest jeszcze zakończone i z pewnością McDonald’s wniesie odwołanie od decyzji EUIPO. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na ostatnie działania marketingowe, zainicjowane przez bezpośredniego konkurenta Mcdonald’s, tj. Burger King, gdzie konkurent ten w odniósł się do opisywanych okoliczności poprzez przygotowanie oferty swoich produktów oznaczonych przykładowo jako: The Like a Big Mac, But Actually Big (tłum. Podobny do Big Maca, ale naprawdę duży) lub The Burger Big Mac Wished It Was (tłum. Burger, którym chciałby zostać Big Mac). Owszem działania te odniosły duży sukces pod względem marketingowym, należy jednak pamiętać, iż z punktu widzenia prawnego nadal mogą stanowić naruszenie chronionego znaku Big Mac. Należy jednak wspomnieć, iż w dniu 6 października 2017 roku McDonald’s zgłosił drugi znak słowny Big Mac w EUIPO, gdzie rejestracja oznaczenia została dokonana w dniu 11 kwietnia 2018 roku, a więc w istocie Mcdonald’s jest właścicielem dwóch znaków towarowych Big Mac chronionych na terenie UE. Różnica między dwoma znakami objawia się w tym, iż w znaku zgłoszonym w 2017 roku w sposób bardziej precyzyjny oznaczono towary i usług dla których został zgłoszony znak. Ponadto zamiast klasy 42, dokonano zgłoszenia znaku dla oznaczania usług z klasy 43 Klasyfikacji Nicejskiej, tj.: (Usługi dostarczane poprzez lub związane z prowadzeniem i franczyzą restauracji oraz innych zakładów lub obiektów zaangażowanych w dostarczanie żywności i napojów do spożycia oraz do sprzedaży w restauracjach dla kierowców, Mianowicie usługi restauracyjne, Przygotowywanie i dostarczanie żywności na wynos.)

Wspomniane postępowanie, niezależnie od jego końcowego wyniku, powinno zwrócić uwagę przedsiębiorców zarówno co do zarejestrowanych, jak i zgłoszonych przez nich znaków w zakresie rzeczywistego używania tego znaku w odniesieniu do wyznaczonych towarów i usług.

Ewa Niesiobędzka-Krause, rzecznik patentowy, partner w kancelarii KONDRAT i Partnerzy

Jakub Michta, aplikant adwokacki w kancelarii KONDRAT i Partnerzy