Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 stycznia 2019 r. zdecydował (sygn. akt C-162/17), że oznaczenie chroniące nazwę renomowanej polskiej wódki Lubelska nie zostanie zarejestrowane jako znak towarowy Unii Europejskiej z uwagi na zbyt duże podobieństwo do znaku towarowego „Lubeca”.
Ten ostatni należy do firmy Lass & Steffen GmbH i został zarejestrowany w 1985 r. dla napojów alkoholowych. Trybunał uznał, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na podobieństwo elementu słownego (w tym w warstwie fonetycznej), na który przeciętny konsument będzie przede wszystkim zwracał uwagę.
Utrzymanie w mocy wcześniejszej decyzji Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej odmawiającej rejestracji oznaczenia Lubelska jako znaku towarowego UE, nie przekłada się na zakaz używania tej nazwy – czy to w Polsce, czy w Europie. Na tym etapie oznacza wyłącznie, że nazwa tej popularnej wódki nie będzie mogła korzystać z przywilejów, które wiążą się z posiadaniem prawa ochronnego na znak towarowy UE w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001. Do takich przywilejów należy wyłączne prawo do używania znaku w obrocie na terenie UE oraz możliwość zakazania wszelkim stronom trzecim używania znaku identycznego lub podobnego.
Jeżeli właściciel znaku Lubeca chciałby doprowadzić do wycofania produktów oznaczonych znakiem Lubelska z rynku, musiałby zwrócić się do sądu powszechnego z odpowiednim roszczeniem. Jako że ochrona znaku towarowego jest terytorialna, a wcześniejszy znak towarowy Lubeca jest znakiem krajowym – niemieckim, a nie znakiem towarowym UE, to taki zakaz mógłby uzyskać wyłącznie na terytorium Niemiec.
Jakie wnioski należy wyciągnąć z tej sprawy? Jeżeli przedsiębiorca nie chce dowiedzieć się po wielu latach od wprowadzenia produktu na rynek, że niemożliwe jest uzyskanie monopolu na daną nazwę/logo, warto już na etapie planowania wprowadzania na rynek nowego produktu/usługi sprawdzić zdolność wybranego oznaczenia do rejestracji. Tego rodzaju badanie przebiega dwu etapowo.
Najpierw analizuje się zdolność rejestracyjną danego oznaczenia, tj. czy wybrana przez przedsiębiorcę nazwa w ogóle może zostać zarejestrowana jako znak towarowy. Zarówno bowiem polskie, jak i europejskie przepisy wymieniają kategorie oznaczeń wyłączonych z rejestracji.
Najczęstszym błędem jest wybieranie oznaczenia, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, czyli ma charakter opisowy, co oznacza, że bezpośrednio wskazuje na zakres przedmiotowy oferty danego producenta. Przykładowo rodzimy Urząd Patentowy nie zarejestruje jako znak towarowy oznaczenia „gazety” dla usług sprzedaży prasy, czy „kancelaria” dla usług prawnych.
Kolejnym etapem jest badanie czystości znaku towarowego, tj. poszukiwanie identycznych oraz podobnych znaków towarowych z wcześniejszą datą zgłoszenia w rejestrach krajów, na których terytorium potencjalnie towar lub usługa ma wejść na rynek.
Tutaj często pojawia się pytanie, dlaczego nie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową oznaczenia, które nas interesuje i sprawdzić, czy ktoś już z takiego nie korzysta. Wynika to z błędnego przekonania, że wystarczy, aby wybrana nazwa nie była identyczna z tymi potencjalnych konkurentów, aby uniknąć problemów z uzyskaniem monopolu. Tymczasem nawet przy dość odległym podobieństwie, przy spełnieniu innych warunków (jak identyczność towarów czy podobieństwo fonetyczne) oznaczenie może nie uzyskać rejestracji jako znak towarowy, a nawet może naruszać prawa innych podmiotów.
Ponadto wyszukiwarki internetowe pokazują w pierwszej kolejności wyniki lokalne, co oznacza, że w ten sposób możemy dotrzeć co najwyżej do konkurentów na terenie Polski. Tymczasem jeżeli nasz konkurent z jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej zarejestrował swoje oznaczenie jako znak towarowy UE, to jego monopol obejmuje także terytorium Polski, nawet jeśli używa go przykładowo wyłącznie we Francji.