Katowicka firma została zmuszona do zmiany nazwy swojego produktu. Zdaniem ekspertów, gdyby doszło jednak do rozprawy, Polacy mieliby szanse na wygraną.
Katowicka firma produkująca lemoniady marki John Lemon musi zmienić nazwę. Powodem była groźba pozwu ze strony wdowy po Johnie Lennonie – Yoko Ono. Właściciele polskiej firmy zdecydowali się podpisać ugodę. Co ciekawe – mimo że zastrzegli swój znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w 2014 r., a Yoko Ono dopiero w sierpniu 2016 r. rozpoczęła procedurę zastrzegania znaku towarowego John Lennon w Europie.
Spór zaczął się zaledwie kilka tygodni temu. Yoko Ono jako wdowa po zmarłym członku zespołu The Beatles wystąpiła do firmy John Lemon o zaprzestanie korzystania ze znaku towarowego o tej samej nazwie. Zdaniem Ono to, że taki znak nosiła lemoniada, naruszało dobre imię jej męża. Zażądała 5000 euro odszkodowania za każdy dzień używania znaku towarowego oraz 500 euro za każdą sprzedaną butelkę.
Jak dowiadujemy się od Roberta Orszulaka, współtwórcy marki John Lemon, jako argument dla powyższych zarzutów prawnicy reprezentujący Yoko Ono przedstawili fragmenty testamentu Johna Lennona, w którym wyraził on dezaprobatę dla używania jego imienia w celach komercyjnych. Punktem zapalnym sprawy było zaś to, że dystrybutor napoju John Lemon w Irlandii nawiązał w swojej reklamie do postaci znanego muzyka. Rysunek przedstawiał mural z namalowanym jego wizerunkiem, gdzie trzyma on w rękach cytryny. Poniżej znajdowało się logo napoju oraz hasło będące jednocześnie tytułem jednej z najsłynniejszych piosenek Beatlesa – „Let it be”.
Sprawy nie musiał jednak rozstrzygać sąd. Polska firma szybko zdecydowała się w ramach ugody zmienić swoją nazwę na On Lemon.
Powód? – Nie było nas stać na wieloletni i drogi proces. Istniało też ryzyko, że produkcja napoju będzie musiała być wstrzymana na czas przeprowadzenia ekspertyzy przez biegłego. To groziłoby bankructwem firmy – przyznaje prezes Orszulak.
Reprezentujący polskiego przedsiębiorcę prawnik Tomasz Srokosz, partner w katowickiej kancelarii KSP T. Srokosz i Wspólnicy sp.k., wyjaśnia, że sama ekspertyza to koszt rzędu dziesiątek, jeżeli nawet nie setek tysięcy złotych, licząc według europejskich rynkowych standardów.
Obaj rozmówcy uważają jednak, że w przypadku sporu sądowego szanse polskiej firmy na wygraną byłyby duże.
Chroniony znak towarowy
Jak tłumaczy mec. Srokosz, istotne znaczenie miało to, że polska firma zarejestrowała znak towarowy o nazwie John Lemon w Europie już w 2014 r. Tymczasem Yoko Ono zrobiła podobnie, zastrzegając dwa znaki, ale dopiero w 2016 i 2017 r. Na marginesie: między innymi dzięki temu udało jej się wygasić 13 nieużywanych znaków towarowych hiszpańskiego oddziału Heinekena. Polska firma jednak ze swojego znaku korzystała, więc gdyby miał się toczyć spór przed naszym sądem o unieważnienie znaku towarowego, to sprowadzałby się do kwestionowania przez Yoko Ono zdolności rejestracyjnej znaku zastrzeżonego przez producenta napoju. Musiałaby ona wykazać, że wystąpiła któraś z przesłanek wskazanych w art. 1291 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776; dalej: p.w.p.). Czyli m.in. okoliczności sprawiające, że dane oznaczenie nie może być znakiem towarowym, nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, zostało zgłoszone w złej wierze, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami czy też z racji swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru.
– Dopiero skuteczne wykazanie w postępowaniu którejś z przesłanek sprawiłoby, że polska firma utraciłaby prawo do posługiwania się tym znakiem – podkreśla Miłosz Mazewski, radca prawny w departamencie ochrony własności intelektualnej i danych osobowych krakowskiego oddziału Kancelarii Chałas i Wspólnicy.
Nie działamy w świecie „Imagine”, lecz w świecie realnym, gdzie jest coś takiego, jak „Possesion” oraz „Intelectual property”
Marta Koremba, kancelaria Bird & Bird
Zdaniem Marty Koremby, rzecznika patentowego i szefowej praktyki znaków towarowych w ramach zespołu własności intelektualnej w kancelarii Bird & Bird, spór na płaszczyźnie zarejestrowanych znaków towarowych byłby dość jasny. – Yoko Ono zgłosiła bowiem dwa znaki towarowe później niż katowicka firma i w związku z tym nie powinna mieć możliwości zakazywania używania znaków polskiemu biznesowi na podstawie późniejszych znaków – uważa mec. Koremba.
Naruszenie dóbr osobistych
Rzecz w tym, że spór najprawdopodobniej dotyczyłby jednak podobieństwa znaku John Lemon do znaku powszechnie znanego, czyli John Lennon. Znaki powszechnie znane podlegają ochronie niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane czy nie. W trakcie procesu Yoko Ono musiałaby wykazać (poza własnym uprawnieniem) m.in., że John Lennon to nie tylko imię i nazwisko jej zmarłego męża, ale znak towarowy, czyli oznaczenie służące do oznaczania towarów lub usług. A także, że znak ten jest powszechnie znany i podobny do znaku John Lemon. Polski przedsiębiorca mógłby zaś wykazywać, że nastolatkowie, będący grupą docelową sprzedaży napoju, są za młodzi, by kojarzyć The Beatles. Jednak eksperci nie wróżyliby sukcesu takiemu badaniu.
– Nie ulega wątpliwości, że postać Johna Lennona jest znana szerokiemu kręgowi osób w różnym wieku, zatem Yoko Ono trzymałaby w garści bardzo silny argument – mówi dr Daria Gęsicka z zespołu prawa własności intelektualnej kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Podobnie uważa Marta Koremba. Przywołuje jednak coraz popularniejszą tendencję w orzecznictwie dotyczącym własności przemysłowej. Otóż jeśli na rynku następuje naruszenie i uprawniony przez długi okres czasu przyzwala na taką sytuację, to po latach ograniczone są jego prawa do dochodzenia roszczeń (tzw. zasada Estoppel – przeszkoda niepozwalająca stronie na powołanie się na fakty czy okoliczności sprzeczne z jej poprzednimi oświadczeniami lub czynnościami). Mec. Koremba nie wyklucza, że sąd rozstrzygający sprawę mógłby skorzystać z tej zasady.
Nauka dla innych
Zdaniem dr Gęsickiej przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że ochronie podlegają nie tylko znaki zarejestrowane, lecz także znaki powszechnie znane. Doktor Gęsicka radzi, by przed podjęciem decyzji o rejestracji znaku sprawdzić, czy nie występuje kolizja z wcześniejszymi oznaczeniami zarejestrowanymi lub zgłoszonymi (tu pomocne są bazy takie jak TMView, Register Plus, eSearch Plus, eBacchus), a także z oznaczeniami niezarejestrowanymi (do tego badania wykorzystać można wyszukiwarkę internetową) oraz upewnić się, że zgłaszający nabył skutecznie prawo do tego oznaczenia od jego autora. Dobrze jest też ustalić, czy oznaczenie nie będzie naruszało cudzych praw, w tym dóbr osobistych.
– Nie działamy w świecie „Imagine”, lecz w świecie realnym, gdzie jest coś takiego, jak „Possesion” oraz „Intelectual property” – podsumowuje mec. Koremba.

Rolety Rolex nie naruszają praw osobistych producenta zegarków

Przed kilku laty głośno było o sprawie producenta rolet z Zielonej Góry, który zgłosił swój znak towarowy Rolex (od „rolety extra”) do rejestracji w 1995 r. Pod marką sprzedawano rolety, drzwi, furtki, ramy okienne. Unieważnienia znaku zażądała firma Montres Rolex, producent m.in. zegarków. Jej zdaniem sygnowanie znakiem Rolex rolet itp. osłabiało rangę znanej na świecie marki zegarków i naruszało prawa osobiste i majątkowe firmy, która posiada również sporny element w swojej nazwie. Rodzimy Urząd Patentowy uznał, że Rolex nie był znakiem popularnym w Polsce, gdy producent rolet rejestrował swój znak, a ponadto nie stwierdzono, aby szwajcarska firma poniosła jakiekolwiek straty. Podobnie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, odrzucając skargę w wyroku z 1 kwietnia 2004 r. (sygn. akt II SA 3579/02).