Znaku towarowego możemy używać w obrocie gospodarczym bez uzyskiwania szczególnej ochrony. Niemniej zwykle warto o nią zadbać, gdyż wzmacnia to pozycję rynkową przedsiębiorcy, a niekiedy skutecznie chroni przed jego wykorzystaniem przez konkurenta.

Ewa Nowińska profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat W tym celu należy przedsięwziąć odpowiednie kroki formalne przed Urzędem Patentowym RP. Pamiętać jednak należy, iż w postępowaniu tym zgłaszającego musi reprezentować rzecznik patentowy. Zanim podejmie się stosowną decyzję, należy pamiętać, że przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej wskazują wiele przypadków, które uniemożliwiają otrzymanie odpowiednich praw. Po pierwsze, należy wykazać, iż znak posiada zdolność odróżniającą, tj. zdolność do tego, aby wyróżniać towary (usługi) pochodzące od jednego przedsiębiorcy od odpowiednich produktów innego. Nadto ustawa przewiduje dalsze przeszkody, określone w art. 129, 131 i 132 p.w.p. Zgodnie zatem z art. 129 ust. 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym i nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Nie mają zaś takich znamion na przykład oznaczenia, które wskazują na rodzaj towaru, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie itd., weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Zdolność ta nie jest wprost zależna od oryginalności znaku oraz od – oczywiście w pewnym tylko sensie – jego nowości. Jest to dla praktyki niezwykle ważna konstatacja, często bowiem stawia się zarzut, iż brak oryginalności dyskwalifikuje zdolność odróżniającą danego oznaczenia. Tymczasem znak nie ma być przykładem samodzielnej myśli twórczej, lecz po prostu stanowić podstawę do odróżnienia jednych towarów od drugich; opierając się na nim klient powinien indywidualizować produkty. Cytowany powyżej przepis art. 129 ust. 1 p.w.p. wskazuje dwie przesłanki warunkujące niemożność uzyskania praw ochronnych. Pierwsza to przypadek, w którym dane oznaczenie nie może być w ogóle znakiem towarowym. Na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów wyrażono pogląd, iż właściwe rozumienie definicji znaku towarowego prowadzi do wniosku, że może on być podstawą odmowy rejestracji w tych przypadkach, gdy nie ma znaku jako samodzielnego bytu. Stanowisko to w przełożeniu na pkt 1 ust. 1 art. 129 p.w.p. oznacza, że badając zgłoszone oznaczenie, najpierw należy przesądzić, czy w konkretnym przypadku chodzi o znak w rozumieniu art. 120 ust. 1 p.w.p., tj. o oznaczenie nadające się do przedstawienia w formie graficznej, a następnie dopiero przejść do drugiej przesłanki, tj. do ustalenia dostatecznych znamion odróżniających (pkt 2 ust. 1 art. 129 p.w.p.) Wyliczenie zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące, z zastrzeżeniem art. 130; ten ostatni reguluje bardzo istotną dla obrotu gospodarczego kwestię tzw. wtórnej zdolności odróżniającej, którą należy bliżej przedstawić, gdyż ma ona istotne znaczenie gospodarcze. W praktyce przedsiębiorcy niekoniecznie rejestrują używane przez nich znaki towarowe. Niekiedy także może mieć miejsce sytuacja, w której znak – choć uzyskał prawo ochronne – nie miał pierwotnie zdolności odróżniającej, jednakże skutkiem długotrwałego używania i reklamy w dacie dokonywania stosownych ocen zdolność tę już wykazuje. O możliwości uzyskania praw wyłącznych w takim przypadku przesądził art. 6 quinquies lit. C konwencji związkowej paryskiej, wedle którego przy ocenie, czy znak może być chroniony, należy uwzględnić wszystkie okoliczności faktyczne, a zwłaszcza okres używania znaku. Także porozumienie TRIPS (art. 15 ust. 1 zd. 3) oraz rozporządzenie Rady nr 40/94 w sprawie znaku towarowego Wspólnoty (art. 7 ust. 3) wskazują, iż znak towarowy może nabyć w stosunku do towarów lub usług cech odróżniających w wyniku jego używania. Powołując się na tę właściwość znaku, należy podkreślić, że przypadek ma miejsce wówczas, gdy oznaczenie w toku jego używania na tyle nabrało zdolności odróżniającej, że jest kojarzone przez odbiorców z konkretnym towarem (usługą). Do tej właściwości należy odnieść wtórną zdolność odróżniającą, wskazując, iż dane oznaczenie, pierwotnie nie mając mocy odróżniającej, nabyło ją właśnie w taki sposób (rozróżnialność nabyta).