Ferrari zachowa znak towarowy Testarossa, mimo iż nie produkuje aut z tej serii od wielu lat. TSUE wskazał bowiem, że firma wciąż prowadzi odsprzedaż używanych pojazdów i części zamiennych

Przejmowanie starych, nieco zapomnianych acz kojarzących się z luksusem znaków towarowych może stać się trudniejsze po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 października 2020 r. w sprawie znaku towarowego Testarossa (Ferrari/ Republika Federalna Niemiec, sprawy połączone sygn. C-720/18 i C-721/18).
W dużym skrócie: TSUE orzekał, czy można uznać, że koncern motoryzacyjny Ferrari korzysta ze znaku towarowego Testarossa (jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli samochodów sportowych), skoro produkcja pojazdów tej marki zakończyła się w 1996 r. A jedyną aktywnością włoskiej firmy w zakresie używania tego znaku towarowego jest obecnie odsprzedaż używanych samochodów tej marki oraz prowadzenie serwisu tychże pojazdów. [ramka 1] TSUE stwierdził, że Ferrari używało znaku Testarossa. Diabeł – jak zwykle – tkwi w szczegółach.

Historia burzliwego sporu

Zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE z 2015 r. L 336, s. 1) prawo do znaku towarowego wygasa, „jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był rzeczywiście używany w państwie członkowskim w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją uzasadnione powody jego nieużywania”. Kilka lat temu wszystko wskazywało, że Ferrari przegra spór o jedną ze swoich marek Testarossa – po tym jak Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) nakazał wykreślenie znaku z rejestru z powodu wygaśnięcia praw. Uznał, że włoska firma nie używała tej swojej marki od 1996 r., kiedy to produkcja kultowego samochodu została zakończona. Jednak Ferrari nie poddało się. Wniosło apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego). Sprawa trafiła ostatecznie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak chronić się przed wygaszeniem rejestracji

Z wyroku TSUE płynie wiele cennych wskazówek dla przedsiębiorców.

• Należy dogłębnie przemyśleć, dla jakich towarów i usług zgłasza się swój znak towarowy. Katalog towarów i usług warto dopasować do swojej działalności, nie zawężać go do bardzo szczegółowych, specyficznych kategorii towarów, jeśli nie ma takiej potrzeby. Jednocześnie jednak nie należy też niepotrzebnie go rozszerzać. – Nie ułatwia to bowiem obrony znaku, a jedynie obciąża właściciela ciężarem dowodowym, któremu może nie sprostać – wskazuje mec. Paulina Mleczak.

• Posiadając zarejestrowany znak towarowy, trzeba go używać w sposób rzeczywisty i móc to wykazać w razie sporu. Dowody powinny zawierać datę, ponieważ zarzut nieużywania zawsze odnosi się do konkretnego pięcioletniego przedziału czasowego. Niech za przykład posłuży głośna sprawa znaku towarowego Big Mac należącego do sieci restauracji McDonald’s. Pokazuje ona, że nawet w sprawach znaków, które w zasadzie zna każdy, nie można zasłaniać się domniemaniem, że wszyscy wiedzą, że ich używano, lecz trzeba to udowodnić. ‒ Wielu przedsiębiorców o tym nie pamięta i gdy dochodzi do sporu z używaniem znaku w tle, stają przed poważnym wyzwaniem dowodowym. Dlatego warto zbierać i archiwizować materiały związane z prowadzoną działalnością – oferowaniem i sprzedażą towarów i usług oraz ich reklamą – radzi mec. Mleczak.

• Właściciel znaku powinien konsekwentnie posługiwać się nim nie tylko w odniesieniu do towaru, dla którego go zarejestrowano, lecz także części zamiennych, akcesoriów czy usług związanych z towarem (np. usługi serwisowe, renowacji). ‒ W razie wygaszenia linii produkcyjnej sprzedaż części zamiennych i powiązane usługi mogą uratować właściciela znaku przed jego utratą – wskazuje dr Daria Gęsicka.

Certyfikowana jakość

Zdaniem trybunału sama odsprzedaż towarów używanych nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego. Dopiero gdy właściciel tego oznaczenia używa go zgodnie z podstawową funkcją, czyli oznaczenia towaru (i zagwarantowania identyczności pochodzenia), odsprzedaż może być uznana za rzeczywiste używanie znaku.
‒ Warunek ten będzie spełniony, gdy właściciel znaku towarowego wyda np. certyfikat autentyczności lub certyfikat pochodzenia. Taki certyfikat (lub podobny dokument) potwierdza pochodzenie używanego samochodu od właściciela znaku towarowego i tym sposobem właściciel używa znaku ponownie w celu wskazania, skąd, w sensie ekonomicznym, towar pochodzi – wyjaśnia dr Daria Gęsicka, of counsel w kancelarii Bird & Bird. I dodaje, że może to mieć miejsce także wtedy, gdy właściciel znaku wprowadzi na stałe do swojej oferty odsprzedaż używanych samochodów z gwarancją producenta (własną).

Zwykły serwis nie wystarczy

Czy sama sprzedaż części zamiennych do urządzeń oznaczonych znakiem towarowym wystarczyłaby, aby Ferrari zachowało markę Testarossa? TSUE zajmował się tą kwestią m.in. w wyroku z 11 marca 2003 r. w sprawie Ansul (sygn. C-40/01). Uznał wówczas, że używanie znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych oraz usług powiązanych z tymi towarami (np. usługi serwisowe) stanowi rzeczywiste używanie znaku towarowego. ‒ Trybunał zastrzegł jednak, że nie jest wystarczające, gdy to używanie jest jedynie symboliczne. W sprawie Ferrari TSUE uzupełnił wcześniejsze stanowisko o stwierdzenie, że gdy towary są luksusowe (a więc rzadkie), wystarczająca jest mała liczba sprzedanych towarów oraz sprzedaż części zamiennych i świadczenie usług z nimi powiązanych – mówi dr Daria Gęsicka.
A co z prowadzeniem usług posprzedażowych? Paulina Mleczak, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, wskazuje, że można byłoby uznać prowadzenie np. serwisu dla pojazdów za realne używanie znaku, o ile jednak przedsiębiorca używałby w tym celu znaku towarowego, pod którym wprowadził na rynek towar kompletny. ‒ Używając przykładu marki Testarossa, formą rzeczywistego używania znaku będzie oferowanie przez Ferrari „serwisu samochodów Ferrari Testarossa”, a nie jedynie „serwisu aut Ferrari”, nawet jeśli modele oznaczone znakami Testarossa były w ramach tych usług serwisowane – wyjaśnia mec. Mleczak.

Klienci nie zwracają uwagi na luksus

TSUE przy rozpatrywaniu sprawy znaku Testarossa zajmował się jeszcze jedną ciekawą kwestią. Mianowicie wyjaśnił, jak tworzyć podkategorie towarów lub usług i czy użycie znaku dla części towarów mieszczących się w szerszej kategorii jest zaliczane jako używanie go dla całej kategorii towarów. ‒ W rozpatrywanej sprawie sprowadziło się to do ustalenia, czy używanie znaku dla „drogich luksusowych samochodów sportowych” należy traktować jako używanie znaku dla ogólnej kategorii „samochodów” – tłumaczy Paulina Mleczak.
Trybunał uznał, że cena towaru nie powinna przekładać się na tworzenie szczególnej, osobnej podkategorii towarów, np. luksusowych. Kryterium tworzenia podkategorii jest bowiem cel, jakiemu towar służy. – Chleb sprzedany w butikowej kawiarni za 10 zł będzie przez konsumentów postrzegany jako pieczywo, tak samo jak ten kupiony w sieciowym supermarkecie za 3 zł – wyjaśnia mec. Paulina Mleczak.
TSUE podkreślił jednak, że cena jest istotnym elementem postępowania wygaszeniowego w sprawie znaków towarowych. Wpływa ona bowiem na ocenę, czy przedłożone dowody są wystarczające do uznania, że w danych okolicznościach – na konkretnym rynku o określonej specyfice i w odniesieniu do danych towarów – znak towarowy był rzeczywiście używany. Cena dóbr jest bowiem jednym z elementów, które mogą uzasadnić niewielką liczbę sprzedanych egzemplarzy.