Przyznanie gigantowi technologicznemu szerokiej ochrony dla znaku towarowego „BOOK” sprawi kłopoty wielu serwisom internetowym. Nie oznacza to jednak, że w starciu z amerykańską firmą będą one mieć związane ręce. Jeszcze przez pięć lat od rejestracji będą mogli żądać od EUIPO unieważnienia decyzji.
DGP
Facebook, który posiada zarejestrowanych w Europie aż 107 znaków towarowych oraz 216 unijnych wzorów przemysłowych (dotyczących głównie wyglądu graficznego interfejsu użytkownika), usiłuje rozszerzyć zakres ochrony prawnej w całej Unii Europejskiej na znaki towarowe w postaci słowa „book” (z ang. książka). Obecnie w EUIPO toczy się postępowanie dotyczące siedmiu wniosków w tej sprawie, które Facebook złożył 3 czerwca. W tej samej dacie złożył też siedem bliźniaczych zgłoszeń w zakresie słownego znaku towarowego „FACE” (z ang. twarz).

Korporacja się rozpycha

Zakres żądanej ochrony, o którą aktualnie wystąpił Facebook, jest ogromny. – Nie chodzi tu jedynie o usługi, z którymi bezpośrednio może się kojarzyć Facebook, ale o tysiące innych różnego rodzaju usług i produktów – zauważa mec. Maciej Priebe, rzecznik patentowy i partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy. I dodaje, że wśród nich są usługi związane z dostarczaniem oprogramowania dla wyszukiwarek danych przez internet, usługi hostingowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, usługi płatności mobilnych, a także towary – sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, gry komputerowe, sprzęt telekomunikacyjny i wiele innych. To kolejny krok Facebooka na drodze zastrzegania dla siebie angielskiego odpowiednika słowa książka. W 2010 r. wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o ochronę tego znaku dla swojej głównej działalności medium społecznościowego, tj. m.in. dla usług „udostępniania strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele stron internetowych”.
Jednak jak zauważa Maciej Priebe, po trwającym aż cztery lata postępowaniu EUIPO Facebook był zmuszony – w wyniku złożonych sprzeciwów – do ograniczenia żądanej ochrony poprzez wyłączenie usług związanych ze sprzedażą, publikowaniem, udostępnianiem książek, a także recenzji i dyskusji na ich temat. Ostatecznie ochrona na słowny znak towarowy „BOOK” (nr 009507161) została przyznana na rzecz Facebooka w grudniu 2014 r.

Problem dla innych

Teraz, gdy trwają kolejne postępowania, pojawia się obawa, czy działania giganta technologicznego z Doliny Krzemowej nie wpłyną na działania mniejszych przedsiębiorców. Obecnie funkcjonuje wiele stron internetowych, w których występuje słowo book, są to z reguły witryny cyfrowych księgarń, np. Bookbook.pl, Inbook.pl, Bookcity.pl, Bookmaster.com.pl, Booktown.pl, Thebookshop.pl, Multibook.pl, Bookoff.pl czy Bookland.com.pl.
Słowa kluczowe w reklamach
Czy problemy mieliby również przedsiębiorcy np. księgarnie internetowe używające słowa book w słowach kluczowych reklam typu AdWords? Marek Rumak, radca prawny w kancelarii Affre i Wspólnicy, mówi, że Google nie uwzględnia wniosków o blokadę reklam w AdWords, które zawierają powszechnie używane słowa, a do takich bez wątpienia należy słowo „book” A zatem, nawet jeżeli jakiś podmiot posiada rejestrację dla znaku będącego zwykłym, powszechnie używanym słowem, Google nie będzie zabraniał innym podmiotom używania takiego słowa w reklamie AdWords. – Takie ograniczenie byłoby zresztą absurdalne. Google blokuje reklamy AdWords zawierające w sobie jedynie zarejestrowane znaki towarowe, które nie są wyrazami powszechnie używanymi w obrocie, np. Samsung, Sony czy Panasonic. Te wyrazy nic nie znaczą, a przynajmniej w językach europejskich – uważa mec. Marek Rumak.

Gabriel Gatner, prawnik specjalizujący się w prawie e-commerce i założyciel legalniewsieci.pl, uważa, że przyznanie tego rodzaju ochrony może tym razem spowodować, że już nawet samo nazwanie serwisu internetowego, w którym kluczowym słowem będzie słowo book, może skutkować naruszeniem praw przysługujących firmie Facebook. Tym bardziej że – jak twierdzi mecenas Maciej Priebe – korporacja jest niezwykle aktywna w kwestii egzekwowania własnych praw oraz przejmowania praw od podmiotów, które w jakiś sposób mogłyby mu zagrażać. Przykłady można mnożyć. Pod koniec lipca br. holenderski portal społecznościowy Openbook zmienił nazwę na Okuna. Wyjaśnił, że zmiana miała związek z faktem, że Facebook posiada prawa do znaku towarowego „BOOK” – właśnie w zakresie obejmującym portale społecznościowe. Warto też nadmienić, że po pierwszym, uwieńczonym sukcesem postępowaniu o rejestrację tego słowa niemiecki znak towarowy „WISEBOOK” , który stanowił podstawę jednego ze sprzeciwów wobec rejestracji dokonanej przez amerykańską firmę, został niedługo później przejęty przez Facebooka.

Pewniej ze znakiem w kieszeni

Działania Facebooka nie powinny jednak stanowić kłopotu dla przedsiębiorców, którzy mają zarejestrowany znak towarowy posiadający „BOOK” w nazwie. Nie można bowiem atakować nowym znakiem tych już zarejestrowanych. Jeżeli zaś chodzi o firmy, które takiego znaku nie mają, a używają słowa „book”, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Artykuł 160 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) stanowi, że osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, w dobrej wierze używała oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, nadal ma prawo bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. – Jeżeli zatem mała księgarnia używa słowa „book”, to wskazany przepis może ochronić ją przed roszczeniami ze strony amerykańskiej korporacji – uważa mec. Maciej Priebe. Ponadto art. 160 ust. 2 tej ustawy nawet w takiej sytuacji daje możliwość wpisu do rejestru znaków towarowych. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. – Nie zmienia to faktu, że roszczenia ze strony giganta i tak mogą się pojawiać. A planowany szeroki zakres ochrony dla słowa „book” może blokować możliwość jego używania w nowych biznesach pojawiających się w internecie – mówi mec. Maciej Priebe.

Czy urząd powstrzyma

Czy Facebook ma realne szanse uzyskać tak silną ochronę i zmonopolizować słowo „book”? Jak mówi mec. Maciej Priebe, nie da się tego jednoznacznie przesądzić. Przede wszystkim EUIPO może odmówić udzielenia ochrony, wskazując na charakter informacyjny znaku. Słowo „book” w sposób wyraźny wskazuje bowiem na produkty bądź usługi związane z książkami, publikacjami, mediami etc. Facebook zawarł jednak w swoich zgłoszeniach cały szereg produktów i usług, w zakresie których słowo „book” nie może być uznane za oznaczenie o charakterze informacyjnym. Co więcej, szereg usług nazwano w sposób tak dalece abstrakcyjny, iż unijny urząd będzie zapewne wzywał Facebooka do złożenia wyjaśnień.
– W mojej ocenie EUIPO nie wyda decyzji odmownych co do wszystkich wniosków o rejestrację, a jedynie może zmusić Facebooka do doprecyzowania bądź częściowego ograniczenia żądanej ochrony – uważa mec. Maciej Priebe.

Możliwość sprzeciwu

Jeżeli EUIPO nie zdecyduje się odmówić udzielenia ochrony z urzędu, wówczas zgłoszenia koncernu zostaną opublikowane – w celu umożliwienia każdej zainteresowanej osobie złożenia sprzeciwu. W szczególności prawo do tego mają podmioty posiadające wcześniejsze prawa, np. znaki towarowe, które można ocenić jako podobne, chronione w zakresie podobnych towarów lub usług.
Na razie opublikowany został już pierwszy z siedmiu zgłoszonych wniosków. – Publikacja nastąpiła 11 lipca, dotyczyła ona zgłoszenia obejmującego wyłącznie usługi w klasie 36 – związane z transakcjami finansowymi. Termin na złożenie sprzeciwu upływa zatem 11 października, do dzisiaj żaden podmiot nie zdecydował się na jego złożenie – informuje mec. Maciej Priebe.
– W opublikowanym przez EUIPO raporcie wskazano co prawda tylko na trzy kolizyjne znaki towarowe, tj. unijne znaki „BOOQ”, jednakże nie oznacza to, że sprzeciw nie może zostać złożony przez właścicieli innych znaków towarowych, podobnych do oznaczenia „BOOK” – dodaje mec. Maciej Priebe.

opinia eksperta

Giganci szeroko się zabezpieczają

Globalne przedsiębiorstwa mają pieniądze na to, aby maksymalnie korzystać z prawa własności przemysłowej. W pierwszym etapie swoje marki chronią znakami słownymi oraz słowno-graficznymi. Czasami uzupełniają to, zastrzegając logo i sygnety jako wzory wspólnotowe. W kolejnym etapie podejmują próby zastrzeżenia znaków niekonwencjonalnych w postaci np. kolorów (fioletowy dla firmy PLAY), kształtu produktu (wygląd cukierka Toffifee), znaków pozycyjnych (źdźbło trawy w butelce wódki), oznaczeń ruchowych (krótkie intro stacji telewizyjnej HBO puszczane przed serialami), gestów (sławny gest solenia mięsa Salt Bae). Czasami te znaki towarowe są wykorzystywane również do ochrony rozwiązań typowo technicznych, co budzi wiele kontrowersji (np. wygląd kostki Rubika). Zaletą znaków towarowych jest to, że sukcesywnie przedłużane – mogą trwać wiecznie podczas, gdy patent może obowiązywać maksymalnie 20 lat.
Jak w obecnych okolicznościach należy spojrzeć na próbę rejestracji znaku towarowego „BOOK”? Nie da się wykluczyć, że Facebook faktycznie planuje wprowadzić oprogramowanie o takiej nazwie. Historia zna jednak wiele firm, które rejestrują defensywne znaki towarowe. Są to znaki, które stanowią fragment słowny lub graficzny ich wiodącej marki. Takie znaki nigdy nie są samodzielnie używane. Celem rejestracji jest tylko uniemożliwienie konkurencji jakiegokolwiek przybliżenia się do ich marki. ©℗
Sprzeciw trzeba złożyć w ciągu trzech miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu znaku. Można go wnieść na piśmie lub poprzez formularz online na stronie internetowej EUIPO. Opłata od zgłoszenia wynosi 320 euro. Zgłoszenie musi być w jednym z języków: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim bądź hiszpańskim. Na dowód używania znaku należy wskazać miejsca, czas, zakres oraz charakter używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw. Mogą to być chociażby dokumenty oraz przedmioty takie jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, zdjęcia, reklamy w gazetach oraz oświadczenia złożone pod przysięgą lub poświadczone. Trudno jednak wyrokować, czy i w jakim zakresie zostaną złożone sprzeciwy i na ile okażą się skuteczne.

Działania po ewentualnej rejestracji

Przedsiębiorcy nie mają jednak związanych rąk nawet wtedy, gdy złożone sprzeciwy nie przyniosą efektu i znak towarowy zostanie zarejestrowany. Jak wskazuje mec. Marek Rumak, w takiej sytuacji istnieje możliwość, że znak zostanie unieważniony na skutek złożenia wniosku o unieważnienie, który następnie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez EUIPO. – Taki wniosek, co do zasady, można złożyć w ciągu pięciu lat od daty rejestracji – mówi mec. Marek Rumak. Może go złożyć każda osoba fizyczna. Opłata za wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie wynosi 630 euro. Jak czytamy na stronie internetowej EUIPO, istnieją dwa rodzaje podstaw unieważnienia: bezwzględne i względne. Bezwzględne podstawy unieważnienia obejmują podstawy odmowy, które zbadano z urzędu podczas procedury rejestracji. Względne podstawy unieważnienia odnoszą się do wcześniejszych praw, które – zgodnie z obowiązującą zasadą pierwszeństwa – są nadrzędne względem praw ze znaku towarowego UE.
Znak towarowy UE można unieważnić w oparciu o podstawy bezwzględne w następujących przypadkach:
  • jeśli znak UE zarejestrowano mimo istnienia bezwzględnej podstawy odmowy (w szczególności jeśli nie posiadał on charakteru odróżniającego lub był opisowy);
  • jeśli, dokonując zgłoszenia, zgłaszający działał w złej wierze. Dotyczy to głównie przypadków, w których zgłoszenie jest dokonywane z myślą o osiągnięciu określonych korzyści z naruszeniem prawa.
Znak towarowy UE można unieważnić w oparciu o podstawy względne w następujących przypadkach:
  • z tych samych przyczyn, które uzasadniają wniesienie sprzeciwu;
  • jeśli w państwie członkowskim istnieją inne, wcześniejsze prawa, które uprawniają do zakazania używania danego znaku towarowego. Dotyczy to w szczególności prawa do nazwy (nazwiska), prawa do wizerunku, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, takiego jak prawo do wzoru przemysłowego.