Nowe zasady oznaczają, że dla wielu przedsiębiorców zwiększą się koszty ochrony ich marek - twierdzi Marta Koremba
Przedsiębiorcy rejestrują własne znaki towarowe, żeby wyróżnić na rynku oferowane przez siebie towary lub usługi, a także chronić je przed nieuczciwą konkurencją. O czym muszą obecnie pamiętać ci, którzy już posiadają znaki towarowe lub zamierzają zarejestrować nowe?
Przede wszystkim powinni zdawać sobie sprawę z tego, że Urząd Patentowy RP stosuje nowe zasady ochrony znaków czarno-białych. Obowiązują one od 15 kwietnia 2014 r. Okazuje się jednak, że bardzo wielu przedsiębiorców nadal nie jest tego świadomych. A zmiany, które nastąpiły, są niezwykle istotne. Otóż przed wspomnianą datą przyjmowano, że zarejestrowanie znaku w kolorach czarno-białych lub w odcieniach szarości domyślnie chroni wszystkie możliwe kombinacje kolorystyczne, czyli np. zielone, brązowe czy czerwone. W praktyce większość przedsiębiorców decydowało się na rejestrację znaku czarno-białego, uznając, że uzyskują wyłączność używania go również w innych barwach. Jeżeli ktoś inny używał tego samego znaku, tylko w innym kolorze, to wspomniany przedsiębiorca mógł skutecznie wystąpić przeciwko niemu na drogę prawną.
Zasady te przestały obowiązywać względem znaków zgłoszonych po 15 kwietnia 2014 r. To wynik wspólnego komunikatu przyjętego przez urzędy patentowe państw Unii Europejskiej w ramach tzw. Programu Konwergencji, koordynowanego przez unijny Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Celem programu jest ujednolicenie praktyk urzędów rejestrujących znaki w Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony znaków towarowych czaro-białych.
Jakie zatem zasady obowiązują obecnie, jeśli chodzi o zakres ochrony zgłoszonego przez przedsiębiorcę znaku w kolorze czarno-białym?
Zgodnie z aktualnymi regułami, znak czarno-biały lub w odcieniach szarości jest chroniony dokładnie w takiej formie, w jakiej został zgłoszony. To zaś oznacza, że zarejestrowanie takiego znaku zapewnia jedynie ochronę dla wspomnianych kolorów, czyli odpowiednio – czarno-białego lub dla odcieni szarości. Takie właśnie zasady stosuje obecnie Urząd Patentowy RP.
Czy oznacza to, że przedsiębiorca, który zamierza używać tego samego znaku towarowego w kilku barwach, powinien dla pewności dokonać rejestracji tych wszystkich wybranych przez siebie wersji kolorystycznych?
Gdy się na to zdecyduje, to uzyska wtedy pewność, że nikt nie będzie próbował bezprawnie wykorzystywać jego znaku cieszącego się np. dużą renomą na rynku, zmieniając jego kolorystykę i jakiś nieznaczący szczegół. W praktyce oczywiście zwiększa to koszty uzyskania ochrony w przypadku przedsiębiorców, którzy mają zamiar używać swoich znaków towarowych w różnej kolorystyce. Dotychczas wystarczyła im jedna rejestracja. Natomiast po zmianach muszą oni już dokonywać większej liczby zgłoszeń do Urzędu Patentowego i rejestrować kilka znaków w różnych kombinacjach kolorystycznych. A to pociąga za sobą dodatkowe wydatki.
Czy rejestrując nową wersję znaku, przedsiębiorca musi napisać, że chodzi np. o kolor czerwony, żółty czy niebieski?
W tym przypadku trzeba przestrzegać nowego wymogu formalnego. Przedsiębiorcy mają obowiązek podania w zgłoszeniu znaku wykazu użytych kolorów zgodnie z Klasyfikacją Wiedeńską. Samo nazwanie kolorów np. czerwony, żółty, niebieski, nie jest już zatem wystarczające.
Jednak wyjaśnijmy, że przedsiębiorca nie musi zgłaszać nowego znaku przy każdym nawet najmniejszym liftingu marki. Wprowadzenie niewielkich zmian kolorów, np. nowych odcieni tej samej barwy, zazwyczaj nie będzie miało wpływu na charakter odróżniający znaku. Tym samym używanie nieznacznie zmienionego znaku będzie uznawane za używanie znaku zarejestrowanego.
Czyli zgłoszenie np. przez konkurencję kolorowego znaku identycznego z wcześniej zarejestrowanym czarno-białym nie musi oznaczać, że uzyska prawo do legalnego posługiwania się taką barwną wersją?
W tym przypadku również obowiązują nowe reguły. Otóż kolorowa wersja wcześniejszego znaku czarno-białego jest uznawana za identyczną, pod warunkiem że różnice pomiędzy znakami są nieistotne. Wówczas Urząd Patentowy uznaje, że zachodzi identyczność między znakami. W przeciwnym razie Urząd może jednak uznać znaki za nieidentyczne, a tylko podobne. Wtedy zastosuje inną podstawę odmowy i dodatkowo zbada czy w konkretnym przypadku występuje ryzyko wprowadzenia w błąd właściwych konsumentów. Jeżeli w ocenie Urzędu takie ryzyko wystąpi, to również uniemożliwi konkurencji posługiwanie się kolorową wersją wcześniej zarejestrowanego znaku czarno-białego, nawet jeśli późniejszy znak ze zmienionymi kolorami wywołuje istotnie różne wrażenie niż czarno-biały „oryginał”.
Kiedy zatem Urząd uzna, że zmiana dokonana przez konkurencję w zgłoszonej przez nią kolorowej wersji już wcześniej zarejestrowanego znaku jest istotna?
Brak jest jeszcze orzecznictwa ze szczegółowymi wskazówkami co do tego, kiedy zmiana wynikająca z dodania kolorystyki jest istotna. We wspomnianym na wstępie komunikacie wskazano, że znaczenie ma sposób postrzegania konsumentów o przeciętnym stopniu spostrzegawczości. Wydaje się, że w większości przypadków dodanie kolorów będzie dostrzegane przez konsumentów.
Nowe zasady mają wpływ nie tylko na zakres przysługującej ochrony, ale również na możliwość zastrzeżenia przez przedsiębiorcę pierwszeństwa do danego znaku. Jakie ma to konsekwencje?
Przedsiębiorca, który zarejestrował czarno-biały znak po 15 kwietnia 2014 r., może nie zawsze być w stanie powołać się na pierwszeństwo do niego przy późniejszym zgłoszeniu jego kolorowej wersji. Dotyczy to sytuacji, w których Urząd Patentowy oceni, że różnice związane ze zmianą kolorystyki nie są nieznaczne, czyli są dostrzegane przez konsumentów o przeciętnym stopniu spostrzegawczości. Gdy zatem ktoś inny złoży w danym kraju wcześniej wniosek o rejestrację podobnego znaku, a przedsiębiorca nie będzie mógł przenieść pierwszeństwa do swojego zgłoszenia, mogą pojawić się komplikacje i spory.