TEZA: Oznaczenie polskiej firmy, przedstawiające gada z napisem „kajman”, nie może zostać zarejestrowane dla towarów ze skóry, ubrań i obuwia jako wspólnotowy znak towarowy, gdyż mogłoby być postrzegane jako wersja oznaczenia towarów firmy Lacoste.
Sprawa T-364/13 (Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta Kajman Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna przeciw Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego)
WYROK SĄDU UNII EUROPEJSKIEJ
z 30 września 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
W lutym 2007 r. właścicielki polskiej spółki Kajman Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna z Chojnic – Eugenia Mocek i Jadwiga Wenta – zgłosiły do unijnego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) znak przedstawiający gada z paszczą i ogonem, w którego tułów wkomponowany był napis „kajman”. Znak ten miał być stosowany jako oznaczenie graficzne dla towarów i usług (w szczególności toreb, ubrań i poduszek dla zwierząt domowych, toreb, obuwia i wynajmu nieruchomości).
Rok później OHIM zatwierdził znak i opublikował go w Biuletynie Znaków Wspólnotowych, co oznaczało, że może on być używany do zgłoszonych rodzajów produktów na terenie całej Unii. Jednak w maju 2008 r. francuska spółka Lacoste zgłosiła swój sprzeciw wobec rozstrzygnięcia, zwracając uwagę, że do niej należy znak towarowy przedstawiający krokodyla, a stosowany także dla wyrobów skórzanych i skóropodobnych, odzieży, obuwia, mebli i przedmiotów z drewna oraz poszewek na poduszki.
Początkowo urząd oddalił sprzeciw, zaznaczając, że sporne oznaczenia znacznie różniły się pod względem wizualnym i fonetycznym, a koncepcyjnie były podobne jedynie w bardzo niewielkim stopniu. „Tak różna forma graficzna obydwu znaków sprawiła, że niewielkie podobieństwo koncepcyjne nie oznacza, że istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów” – uznał wówczas urząd. Zaznaczył też, że firma Lacoste nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że używanie znaku spółki Kajman oznaczało czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego Lacoste.
Lacoste wniosła odwołanie. Izba Odwoławcza urzędu uchyliła wcześniejszą decyzję i uwzględniła częściowo sprzeciw Lacoste. Uznała, że mimo niewielkiego podobieństwa koncepcyjnego i wyraźnych różnic fonetycznych i wizualnych istnieje ryzyko wprowadzenia klienta w błąd w przypadku oznaczenia znakiem firmy Kajman towarów skórzanych i skóropodobnych, toreb, walizek, a także ubrań i obuwia. Ryzyko takie może się pojawić, gdyż w przypadku tego rodzaju towarów oznaczenie krokodyla kojarzone jest z firmą Lacoste.
Właścicielki polskiej spółki skierowały sprawę do Sądu Unii Europejskiej.
UZASADNIENIE
Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę i utrzymał w mocy odmowę rejestracji zgłoszonego przez firmę Kajman oznaczenia dla wyrobów ze skóry, ubrań i obuwia.
Sąd analizował prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i stopień podobieństwa wizualnego, fonetycznego i podobieństwa koncepcji. Podobnie jak OHIM sąd stwierdził, że obydwa oznaczenia wykazują niewielkie podobieństwo wizualne. Zwrócił jednak uwagę, że obecność elementu słownego „kajman” w znaku nie likwiduje pewnego wizualnego podobieństwa obydwu oznaczeń. Nie można bowiem wykluczyć, zdaniem sądu, że potencjalny konsument będzie to słowo traktował jako część graficzną znaku.
W ocenie sądu nie ma też znaczenia, że zarejestrowany przez Lacoste znak jest czarno-biały, a znak firmy Kajman jest w kolorze. Przeciętny konsument, który zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz znaków, może sądzić, że jest to jedynie jedna z wersji kolorystycznych.
Spółka Kajman argumentowała, że obydwa oznaczenia przedstawiają różne gady: jeden – kajmana z rzędu krokodyli, a drugi gada z rzędu łuskonośnych. Jednak sąd nie podzielił tej argumentacji. Zaznaczył, że obecność elementu „kajman” w znaku sprawia, że jest mało prawdopodobne, iż konsumenci będą postrzegali znak jako odnoszący się nie do gadów łuskonośnych, a krokodyli kajmanów (jednych z najmniejszych krokodyli). Zatem przeciętnie poinformowany konsument, dostatecznie uważny i ostrożny, który nie potrafi odróżnić poszczególnych rzędów gadów, będzie najprawdopodobniej uważał obydwa z nich za krokodyle.
W ocenie sądu krąg odbiorców będzie postrzegał znaki podobnie. A zatem Izba Odwoławcza miała prawo uznać, że oznaczenia te wykazują podobieństwo koncepcji.
Następnie sąd ocenił, czy niewielkie podobieństwo wizualne i przeciętne podobieństwo konceptualne kolidujących ze sobą oznaczeń pozwalają na dojście do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyż znak towarowy Lacoste uzyskał wysoce odróżniający charakter w przypadku wyrobów ze skóry (zwłaszcza toreb), ubrań i obuwia.
W przypadku zarejestrowania znaku polskiej spółki konsumenci – zdaniem sądu – mogliby uznać, że towary opatrzone obydwoma oznaczeniami pochodzą z samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. A przedstawienie kajmana mogłoby być postrzegane jako wariant przedstawienia krokodyla firmy Lacoste, gdyż oznaczenie to jest znane szerokiemu kręgowi odbiorców.

OPINIA EKSPERTA

Znak Lacoste przedstawiający postać krokodyla ma wysoką zdolność odróżniającą. Funkcjonowanie podobnego znaku słowno-graficznego Kajman, zgłoszonego na rzecz polskiej spółki, może prowadzić do wprowadzenia konsumenta w błąd.
Choć Sąd Unii Europejskiej uznał, że znaki są do siebie podobne wizualnie w niewielkim stopniu, to znak Lacoste był przeszkodą dla rejestracji znaku Kajman w odniesieniu do ubrań, obuwia i wyrobów ze skóry. Przyjęcie jednak, że wyrok sądu oznacza monopol Lacoste SA na używanie postaci krokodyla w odniesieniu do ubrań, obuwia i wyrobów ze skóry wydaje się zbyt daleko idące. Przede wszystkim w UE zostało zarejestrowanych dla tej grupy towarów – już po dacie rejestracji znaku Lacoste – kilkanaście znaków towarowych przedstawiających krokodyla. To, że znak Lacoste ma wysoką zdolność odróżniającą, może co najwyżej wzmacniać jego pozycję w ewentualnym sporze, ale nie przesądza o podobieństwie do wszystkich innych znaków z wizerunkiem krokodyla.